Propiedad Industrial A Disposición De La Moda Y Protección Jurídica Del Sector
Para la explotación de su negocio, los empresarios y profesionales de la moda tratan de proteger de forma legal aquellos activos que les generan ventajas competitivas frente a otros posibles competidores en el sector. Los principales elementos diferenciadores objeto de protección son su marca, los derechos que la misma conlleva y sus diseños. El conjunto de estos activos inmateriales se establece como el mayor valor de la empresa de moda. De este modo, se hace necesario dotarlas de mecanismos jurídicos de protección. Así, la propiedad industrial es aquella que posee cada empresario de la moda en relación con su industria , basada en la protección de, entre otros , la marca y los diseños industriales.
La Necesaria Protección de la Marca
Concepto legal, funciones y clases de marca.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (en adelante, Ley de Marcas), se dispone que “podrán constituir marcas todos los signos , especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos”, que sirvan para distinguir en el sector de la moda los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas y sean apropiados para ser representados en el Registro de Marcas de manera que permitan determinar “el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular”.
Antes de la reforma legislativa de 27 de diciembre de 2018, por la que se transpone la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, se entendía por marca “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Por tanto, se establecía un concepto “cerrado” en tanto, únicamente podía constatarse como marca aquellos signos que pudiesen ser representados gráficamente. Actualmente, con la armonización legislativa llevada a cabo, se instaura la posibilidad de que “todos los signos” (letras, colores, sonidos …) puedan constituirse como marcas siempre que sean capaces de diferenciar el producto o servicio que se ofrece de los competidores y pueda ser representado en el Registro de Marcas, es decir, en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-163/16, de 12 de junio de 2018, “Christian Louboutin” versus “Van Haren Schoenen”, determinó que la marca registrada por Christian Louboutin se basa en el color rojo (Pantone 18‑1663TP) aplicado en la suela de sus zapatos, siendo perfectamente registrable como marca por tratarse de un elemento distintivo.
Para que la marca goce de una efectiva protección se hace necesario su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas . El registro de la marca reconoce a su titular un derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico , lo que conlleva que se este facultado para prohibir a terceros el uso de signos idénticos y semejantes para productos idénticos o similares en el sector de la moda . Esta facultad es conocida por la Doctrina como el denominado ius prohibendi . La concesión de este derecho sobre la marca detenta una duración de 10 años desde la fecha de presentación de la solicitud en el registro y se deberá de renovar por períodos sucesivos de diez años .
De este modo, la adquisición de un derecho sobre una marca no se origina por el uso, sino por su efectivo registro. Es de importancia para la protección de la marca solicitar el registro cuando se haya creado y se disponga su comercialización en el mercado.
Si se retrasa el registro de la marca, un tercero podría solicitar el registro de una marca idéntica o similar, para productos idénticos o relacionados entre el momento en que se comienza a usar la marca y el de la solicitud del registro. En este supuesto se impediría el registro de la marca que previamente se había comenzado a usar porque, aunque su uso es anterior, no lo es el registro . El titular de la solicitud de registro posterior legalmente no podría acometer contra el registro de la marca registrada previamente.
Asimismo, se debe de hacer referencia al concepto de marca renombrada . La marca renombrada es aquella que posee un grado de conocimiento generalizado , es decir, conocido por el público en general. Este reconocimiento supone una restricción a las solicitudes de marcas idénticas o similares a la marca de renombre, incluso cuando éstas designen productos o servicios diferentes. El alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios, ya incidan en el sector de la moda o no. De este modo, la marca considerada renombrada gozará de una protección absoluta pues la legislación marcaria impide el registro de las marcas que reseñen productos o servicios iguales o diferentes a los ofrecidos por la marca renombrada. Ello es debido al riesgo de que se aprovechen de forma desleal de la distinción o del renombre de la marca, o bien, se perjudique su reputación o imagen .
Las funciones que desempeña la marca en la moda son de gran importancia dado el sector objeto de análisis pues supondrá, principalmente, una distinción frente a los competidores. Asimismo, determinará la reputación en el mercado e informará de la calidad y características de los productos o servicios que ofrece. Todo ello, conlleva a utilizar la marca como medio para adquirir o conservar una imagen o reputación.
Como se ha expuesto, de la propia definición legal de marca, se extrae la función primordial de la misma, distinguir los productos o servicios de una empresa o negocio textil que se ofrecen en el mercado de otros que comercializa la competencia, es decir, determinar su procedencia empresarial para distinguirlo de otros competidores . Por consiguiente, el consumidor mediante la marca puede conocer el origen de un determinado producto o servicio de otras marcas del sector de la moda .
De este modo, la función distintiva de la marca establece dos escenarios. Por un lado, diferencia los productos y servicios que la empresa ofrece en el mercado de los de otros competidores y, de otro lado, permite que los consumidores conozcan la empresa que los produce u ofrece. Por ejemplo, piénsese en la decisión del consumidor de moda a la hora de adquirir una prenda que sea producto de una marca u otra. Mediante la identificación de la marca se facilita a los consumidores su elección.
Asimismo, es de gran importancia la reputación que la marca aporta a la empresa. La marca constituye una expresión de prestigio y valor empresarial. Por tanto, otra de las funciones que comporta la marca es dotar de reputación a los productos y servicios que la empresa de moda ofrece en el mercado. La Doctrina conoce esta función como condensadora de la reputación . Por ejemplo, las marcas de moda de lujo “Gucci” o “Dior”, conllevan en sí mismas una reputación sobre el resto de los competidores, así como sobre los consumidores, pues son expresión de tradición, de alta calidad, de una imagen de marca, y de determinados valores.
Por ello, cuando se vulnera un derecho de marca, esta función se ve transgredida, puesto que la reputación de una marca se ve fácilmente perjudicada ante el uso de signos iguales o similares para distinguir productos y servicios que no comportan ni la calidad, ni la imagen de marca, ni los valores que detentan los productos o servicios de la marca empresarial contravenida.
Como se ha manifestado en las funciones expuestas previamente, la marca informa de la calidad y las características de sus productos o servicios. Por tanto, la marca tiene una función informativa sobre el consumidor y sobre el sector de la moda. Así, el consumidor relaciona la marca con los productos o servicios que ofrece, esperando una determinada calidad , características o estatus con la adquisición de los mismos.
Otra de las funciones que desempeña la marca en el ámbito de la moda es la función inversora. Las empresas invierten en la marca con la finalidad de adquirir o conservar su imagen o reputación .
Mediante el derecho en exclusiva que detenta el titular de la marca, a través del ius prohibendi, se busca proteger las inversiones realizas por la empresa en crear y comercializar el producto para asegurar una calidad e imagen de marca y conservar así una determinada cuota de mercado .
La última de las funciones que comporta la marca en la moda es la denominada función publicitaria. Al disponer la marca sobre el producto en cuestión, se establece una función publicitaria puesto que, además de dotarle de distinción, el signo atrae al consumidor . De esta forma se promociona la marca con el objetivo de favorecer la adquisición de los productos y servicios ofrecidos.
Como se ha indicado, atendiendo al artículo 4 de la Ley de Marcas, se pueden constituir como marca “las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos” o cualquier combinación de los anteriores. Si bien, el precepto los expone como una lista ejemplificativa, no como un numerus clausus. Por ello, se podrán registrar otros signos que puedan ser representados en el Registro de Marcas de forma clara y precisa. Este hecho incide en la actual clasificación marcaria.
Generalmente, se distinguen las siguientes clases de marcas: marcas denominativas, marcas gráficas, marcas mixtas, marcas tridimensionales, marcas de posición, marcas patrón, marcas de color, marcas sonoras, marcas de movimiento, marcas multimedia y hologramas .
Si bien, en lo que interesa al presente estudio, determinados tipos de marcas de los enunciados serán más apropiadas para el sector de la moda, bien por el valor estratégico empresarial que comportan o bien por su carácter visual.
En primer lugar, cabe hacer referencia a las marcas denominativas. Son aquellas marcas que se componen únicamente por elementos verbales como palabras o letras en tipografía normal, es decir, sin características gráficas, de disposición ni color. Por ejemplo, constituirán marcas denominativas “ZARA” o “Rosá Clará”.
En segundo lugar, se establecen las marcas figurativas o gráficas , compuestas exclusivamente por elementos figurativos. Además, podemos encontrar las llamadas marcas mixtas, es decir, aquellas que se componen de elementos figurativos y de elementos verbales conjuntamente, o bien, aquellas compuestas por elementos verbales, pero con colores, una tipografía característica y/o una disposición especial de los elementos .
En tercer lugar, otra clase de marca muy recurrente en la moda, son las marcas tridimensionales. Este tipo de marcas protegen la configuración o forma diferenciadora del producto, su envase, o bien, el recipiente que lo contiene . Conocido ejemplo de marca tridimensional es el distinguido bolso modelo “Birkin” de “Hermès” .
Si bien, cabe destacar que se registrarán como marcas tridimensionales aquellos envases, embalajes o configuraciones características del producto que al observarlas se relacionen con la empresa productora, bien porque se diferencian sustancialmente de la configuración habitual que normalmente tienen esos productos o por la fama que han alcanzado en el sector de la moda. En el ejemplo expuesto, el consumidor de este ámbito es conocedor de que el bolso mencionado esta elaborado por “Hermès International S.A”, conocido como “Hermès”.
Dado el contenido del presente proyecto de investigación, cabría preguntarse el porqué se registran estos productos como marca y no se registran como diseño industrial, cuando por su naturaleza se deberían de insertar en esta institución. Es una cuestión de protección. El registro de las configuraciones características del producto como marca tridimensional permite que puedan renovarse tantas veces como el titular del derecho de la marca desee cada diez años, mientras que los diseños tienen una protección máxima de veinticinco años .
Por otro lado, mediante la marca, también se puede proteger la ubicación concreta del producto en la que se coloca el signo. Así, en cuarto lugar, se constituyen las denominadas marcas de posición.
Se deberá de determinar claramente la ubicación y el tamaño del signo del producto, así como los elementos del producto que no serán objeto de protección mediante el registro .
Por ejemplo, siguiendo la línea de los casos expuestos, una marca de posición sería la marca de color rojo de “Christian Louboutin” aplicada a la suela de los zapatos. Así, la mencionada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-163/16, de 12 de junio de 2018, “Christian Louboutin” versus “Van Haren Schoenen”, dispone que “la marca consiste en el color rojo (código Pantone n. 18.1663TP) aplicado en la suela de un zapato tal y como se representa (el contorno del zapato no forma parte de la marca pero su finalidad es poner de manifiesto la ubicación de la marca)”.
En quinto lugar, se establecen las marcas de patrón, es decir, marcas compuestas únicamente por un conjunto de elementos que se repiten de manera periódica . Esta clase de marcas es frecuente para registrar los estampados compuestos por una reiteración sucesiva de un logo representativo, como por ejemplo sucede con la marca “Louis Vuitton”, o por un estampado identificativo de la empresa , como es el caso del conocido estampado de cuadros de “Burberry” .
Por último, para cerrar las clases de marcas mas relevantes en el sector de la moda, encontramos las marcas de color. Son aquellas marcas que se constituyen únicamente por un solo color, o bien por una combinación de éstos, sin contornos . En la solicitud del registro de esta clase de marcas debe de adjuntarse un código de color universalmente conocido, siendo el más común el Pantone , de forma que permita establecer exactamente el tono de color que se desea. Si bien, con mucha dificultad se da protección marcaria a signos constituidos por un único color, puesto que no cumplen con el fin distintivo que le debe de ser propio. Sí que será posible registrarlo cuando se trate de un color único que distinga un producto o servicio concreto, es decir, cuando se trate de un color dotado de distinción para productos o servicios definidos. Así, deberá de tenerse en cuenta la percepción del sector específico al que se dirige, a saber, el consumidor medio de la clase de productos o servicios de la moda que se trate, o bien, probarse que tiene un carácter diferenciador a causa del uso que se le ha dado a ese color de forma previa al registro .
Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de diciembre de 2013 , recurso número 4301/2012 al disponer que un color “por sí solo carece normalmente de la propiedad inherente de distinguir los productos de una determinada empresa. No cabe excluir, sin embargo, que en circunstancias excepcionales un color por sí solo haya adquirido, como consecuencia de su uso continuado previo al registro, un carácter distintivo, principalmente cuando el número de productos o servicios para los que se solicita la marca es muy limitado y el mercado de referencia es muy específico”, instaurando asimismo que “no existe (…) impedimento legal expreso para que “el color por sí solo” (esto es, al margen de su asociación a una forma) pueda constituir una marca”, permaneciendo “en todo caso la exigencia de distintividad del signo cuyo registro se pretende”.
