El Nuevo Régimen de Protección de Los Secretos Empresariales, Violación de Secretos Empresariales

1. Introducción.

Cualquier empresa, sea cual sea su tamaño, valora los secretos comerciales tanto como sus patentes, marcas u otros derechos de propiedad intelectual o industrial, convirtiéndose así en uno de sus bienes o derechos intangibles más relevantes.

A pesar de su importancia, los mecanismos de protección que tradicionalmente ha ofrecido nuestro sistema jurídico han sido más bien escasos, limitándose a abordar la cuestión únicamente en materias concretas, a saber:

1. En el ámbito mercantil, su protección se ha tratado sesgadamente en el Art. 84 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, en los artículos 2 y 3 del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, regulador de la actividad comercial en régimen de franquicia o en el artículo 13 de la Ley 3/1991, de Competencia Desleal.
2. En el ámbito laboral, podían (y pueden) encontrarse breves referencias, directas o indirectas, en los artículos 5, 20 y 65 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, referente al Estatuto de los Trabajadores.
3. En el ámbito penal, las conductas criminales relativas a los Secretos Empresariales aparecen regulados en los artículos 278 y siguientes de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Hasta la fecha, esta escasa protección jurídica ha obligado a los empresarios a emplear medidas alternativas de protección. De entre estos, el mecanismo más empleado ha sido la confidencialidad contractual, mediante la incorporación de cláusulas de confidencialidad en los contratos. No obstante, la práctica jurídica ha demostrado que este mecanismo puede llegar a ser insuficiente para resarcir los daños y perjuicios que pueden derivarse como consecuencia de su incumplimiento, tanto desde una perspectiva judicial como extrajudicial.

Sin embargo, con la entrada en Vigor de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, sobre el tratamiento de los Secretos Empresariales (la cual transpone la Directiva UE 2016/943, aplicable a los países de la UE y que actuará como norma ley especial frente a la Ley de Competencia Desleal) (en adelante, “LSE”), esta sesgada protección a la que hasta ahora venían sometidos los secretos empresariales se ve ampliamente reforzada, al facilitar a las empresas: (i) una definición concreta de lo que debe considerarse Secreto Empresarial, así como (ii) numerosas herramientas judiciales para someter a jurisdicción todas aquellas violaciones de secretos y exigir, en consecuencia, una compensación adecuada.

2. ¿Qué se entiende por Secreto Empresarial?

Con carácter previo a la entrada en vigor de la LSE, la jurisprudencia ya se encargó de definir, con mayor o menor acierto, las notas características de lo que debía entenderse como Secreto Empresarial.

Resulta particularmente acertada la definición que de dicho concepto da la Audiencia Provincial de Barcelona, en el fundamento de derecho nº 4 de su sentencia nº 317/2019, de 21 de febrero de 2019:

“El concepto de secreto (…) exige, para que la información empresarial sea susceptible de protección: que sea secreta (en el sentido de no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión); que tenga un valor comercial por ser secreta; y que haya sido objeto de medidas razonables en las circunstancias y por la persona que legítimamente la controla para mantenerla secreta.”

En el mismo sentido se pronuncian las sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares nº 345/2019, de 3 de junio de 2019 o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 441/2016, de 19 de diciembre.

Sin embargo, la ausencia de una regulación específica por parte de nuestro legislador suscitaba una duda fundamental: ¿Cabe acuñar el término de Secreto Empresarial a cualquier tipo de información sensible de una compañía?

Hasta la entrada en vigor de la nueva LSE, la respuesta no estaba clara. Hasta entonces, ha sido la jurisprudencia quien, poco a poco, había ido ampliando su rango de aplicación, escapando de las primeras connotaciones de carácter más técnico que tradicionalmente se le había dado a este concepto (véase en este sentido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 25/2016, de 4 de febrero, la cual trata la lista de clientes como un secreto empresarial).

Sin embargo, el artículo 1.1., primer párrafo, de la LSE aborda directamente la cuestión, al definir que:

“se considera secreto empresarial cualquier información o conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero”.

Por lo tanto, la LSE ofrece por primera vez una definición amplia del concepto, englobando todo tipo de información sensible, sin limitarse a información oculta de carácter más técnico.

Asimismo, la LSE ha mantenido que dicha información debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Sea secreta, en el sentido de que no sea generalmente conocida de forma pública por los círculos relevantes el negocio (Art.1.1 a) de la LSE).
• Que el secreto tenga un valor comercial. Debe conferir determinadas clases de beneficio económico a su propietario y además, ello debe depender precisamente de que no es conocido por el público en general más que por el especifico del secreto. En otras palabras, que el secreto tenga un valor económico real o potencial precisamente por ser secreto (Art. 1.1 b) de la LSE).
• Que el Secreto empresarial haya sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en secreto. En otras palabras, es preciso que exista una voluntad de preservar dicho secreto en el ámbito propio al que pertenece, lo que exige que en caso de que se revelen adecuadas y razonables para evitar la divulgación de la información (Art. 1.1c) de la LSE).

Por consiguiente, en el marco de la definición de Secreto empresarial que ofrece la LSE, se pueden consideran secretos empresariales susceptibles de ser protegidos, los siguientes: los planes de negocio de la empresa, la estrategia de marketing, las listas de clientes o proveedores esenciales, las características de los productos ofertados, los precios de compra, datos estadísticos, recetas, fórmulas, libros de laboratorio, estructuras de salarios, política de costes de publicidad y códigos fuente.

3. Violación de Secretos Empresariales

La LSE, en su artículo 3, enumera las conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas. Dichas conductas son, en síntesis, las siguientes:

1. La obtención ilícita de secretos sin el consentimiento. Esta obtención puede llevarse a cabo mediante alguno de los medios especificados en la norma (acceso, apropiación, copia no autorizada, etc.,) o mediante cualquier otra actuación que, en las circunstancias del caso, se consideraría contraria a las “prácticas comerciales leales” (Art. 3.1 de la LSE).
2. La utilización o revelación directos de secretos. La utilización o revelación sin el consentimiento del titular se considerará ilícita cuando, quien haya obtenido el secreto empresarial lícitamente haya incumplido un acuerdo de confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del secreto. (Art 3.2 de la LSE).
3. La obtención, utilización o revelación indirecta de secreto. Se trata de aquellos casos en los que, al momento de obtener, utilizar o revelar el secreto, conoce (o debió haber conocido) que dicho secreto fue obtenido, utilizado o rebelado de forma ilícita (Art 3.3 de la LSE).

Por último, la protección de los secretos empresariales se extiende también de forma novedosa a las llamadas “mercancías infractoras” (Art. 3.4 y 5 de la LSE).

Se trata de aquellos productos y servicios cuyo diseño, características, funcionamiento, proceso de producción o comercialización se beneficia de manera significativa de secretos empresariales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita.

Por lo tanto, para que la conducta sea sancionable a los ojos de la LSE, es necesario que el producto o servicio “infractor” se haya beneficiado de manera significativa de un secreto empresarial y que quien lo produce sepa (o debiera haber sabido) que dicho secreto se había obtenido, utilizado o revelado previamente de forma ilícita.

4. Conductas excluidas

Toda regla tiene sus excepciones. Por ello, el artículo 2 de la LSE regula distintos supuestos de hecho que habilitan lícitamente la obtención, utilización y revelación de los Secretos Empresariales. En síntesis son los siguientes:

1. El descubrimiento/creación independiente (Art 2.1.a) de la LSE): Se trata de aquellos casos en los que el descubrimiento se produce sin que el infractor haya tenido acceso a la información “clasificada” del titular del Secreto. Sin embargo, esta excepción no admite su posterior utilización o divulgación sin el consentimiento previo del titular.
2. La obtención mediante la observación, estudio, desmontaje o ensayo del producto o servicio puesto a disposición del público (Art.2.1.b) de la LSE): La obtención del secreto empresarial mediante la retroingeniería (entendida como el proceso llevado a cabo con el objetivo de obtener información o un diseño a partir de un producto), no podrá considerarse ilícita. Sin embargo, como el caso anterior, la LSE no admite su posterior utilización o divulgación sin el consentimiento previo del titular.
3. Colisión con los derechos de información de los trabajadores (Art. 2.1.c) de la LSE): Los trabajadores tienen un deber de preservar los secretos empresariales (art 5 y 20 del ET). Dicha obligación persiste a pesar que se haya extinguido el vínculo laboral. Sin embargo, la LSE regula una dispensa de dicho deber, cuando los mismos divulgan el secreto a los representantes de los trabajadores. Sin embargo, tal divulgación, para que sea licita, requiere que: (i) sea necesaria para que los representantes puedan llevar a cabo sus funciones y (ii) que su actuación se encuentre dentro de las funciones que les atribuye la legislación nacional y europea.
4. Colisión con los derechos de libertad de expresión e información (Art 2.4. a) de la LSE): Este derecho aparece recogido tanto a nivel europeo como en nuestra constitución. En estos casos, en los que una investigación periodística termina por desvelar un secreto empresarial celosamente guardado, debe tenerse en cuenta que la LSE solo admitirá la divulgación a través de los medios de comunicación cuando la obtención se haya logrado por medios lícitos.
5. La revelación por cuestiones de interés público (Art 2.4 b) de la LSE): Esta excepción pretende eximir los mal llamados chivatazos, considerando licita la divulgación de aquellos Secretos Empresariales que cuya información constituya un delito o ilícito de cualquier tipo.

Por lo tanto, si la obtención, utilización o revelación de secretos cae bajo alguna de estas excepciones, el empresario no podrá acudir a los mecanismos judiciales de protección que le ofrece la LSE, y los cuales tratamos en el siguiente apartado.

5. Los mecanismos judiciales de protección de los secretos empresariales

5.1. Acciones judiciales

La LSE regula en su artículo 9 cuales son las acciones de defensa de las que goza el empresario afectado. De este modo, cualquier empresario que se vea afectado por la violación de cualquier secreto o secretos empresariales podrá interponer, dentro del plazo de 3 años desde que tuvo conocimiento de la violación (Art. 11 de la LSE), una demanda solicitando:

1. Que se declare la existencia de una violación del secreto empresarial en cuestión (Art. 9.1 a) de la LSE).
2. Que se acuerde el cese de todos aquellos actos que entrañan la violación del Secreto Empresarial (Art. 9.1 b) de la LSE).
3. Que se prohíba la fabricación, comercialización, exportación o el almacenamiento de mercancías infractoras, así como la aprehensión y adquisición de la propiedad de las mismas por parte del titular del secreto (Art. 9.1 c), d) y f) de la LSE).
4. Que se ordene la entrega (remoción) o destrucción de parte o de la totalidad de los documentos, objetos, ficheros, sustancias, materiales o cualquier otro soporte que contenga el secreto (Art. 9.1 e) de la LSE).
5. Que se acuerde la publicación de la sentencia condenatoria, la cual preservará el secreto empresarial (Art. 9.1 h) de la LSE).
6. Que se condene al infractor al pago de una indemnización adecuada para reparar el daño causado, en caso de que haya actuado bajo las connotaciones de dolo o culpa (Art. 9.1 g) de la LSE).

Además, la LSE establece que todas aquellas medidas que ordenen la entrega o destrucción de los soportes que contengan el secreto, relativas a la publicación de la sentencia, o que acuerden la aprensión de las mercancías infractoras, se llevaran a cabo a expensas del infractor del secreto, sin que a su vez restrinjan “el derecho a la indemnización de daños y perjuicios que pueda ostentar el demandante” (Art. 9.2 de la LSE).

Para la determinación del perjuicio económico que ha supuesto la revelación del secreto podrá tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización (Art 10.1 de la LSE):

• El perjuicio económico padecido como consecuencia de la revelación, incluyéndose el lucro cesante.
• El enriquecimiento injusto obtenido por el infractor.
• El perjuicio moral sufrido por el empresario.

La indemnización podrá, adicionalmente, incluir los gastos de investigación en los que haya incurrido el empresario para obtener aquellas pruebas razonables que permitan acreditar la existencia de una violación del secreto dentro de un procedimiento judicial, por ejemplo, el informe de una empresa de investigación privada (Art 10.1 de la LSE).

Con carácter alternativo, el empresario afectado por la violación del secreto también podrá solicitar una indemnización adicional atendiendo al importe que el infractor debería de haberle abonado por la concesión de una licencia que le hubiera permitido explotar lícitamente el secreteo empresarial. (Art 10.1 de la LSE).

Por último, el titular del secreto también podrá solicitar la imposición de una indemnización coercitiva aplicable por día transcurrido hasta que se produzca el cumplimiento de la sentencia (Art. 9.6 de la LSE).

Por lo tanto, la LSE despliega un abanico especialmente amplio y comprensivo de acciones judiciales capaces de garantizar suficientemente la satisfacción de los intereses legítimos del empresario que ha visto violado su secreto empresarial.

5.2. Diligencias preliminares y medidas cautelares

El régimen procesal de protección que ofrece la LSE también admite que el empresario pueda solicitar:

• Diligencias preliminares de comprobación de hechos, acceso a fuentes de prueba o de aseguramiento de la misma (Art 17 a 19 de la LSE).

Se trata de aquellas actuaciones que el empresario pide al órgano judicial para que se lleven a cabo en aras a precisar y aclarar datos, elementos y cuestiones esenciales que luego podrán ser usados en un eventual y posterior proceso judicial y que el empresario no podría obtener por sí mismo.

La LSE expresamente establece que estas medidas se regirán por lo dispuesto en el Capítulo II del Título XII de la Ley de Patentes y los artículos 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k), y 297 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

• Medidas cautelares (Art 20 a 25 de la LSE).

Con el fin de asegurar la completa efectividad de la eventual sentencia condenatoria, el empresario también podrá solicitar que se acuerden por el juzgado el cese/prohibición de la utilización o revelación del secreto empresarial por el presunto infractor, incluyendo la producción o comercialización de lo que la LSE define como “mercancía infractora”, así como su retención o embargo preventivo.

5.3. Confidencialidad dentro del procedimiento judicial (art 15 de la LSE)

Por último, la LSE también prevé una serie de obligaciones de confidencialidad para todos aquellos sujetos que tomen parte en el eventual procedimiento judicial. Así, tanto el personal de la administración de justicia, como los propios abogados, procuradores, peritos o cualquier otra persona que intervenga en el procedimiento, quedará sujeta a la obligación de no utilizar ni revelar aquella información que pueda constituir secreto empresarial.

6. Conclusiones

La entrada en vigor de la nueva LSE amplía la protección de los secretos empresariales:

• Se atribuye una definición amplia sobre lo que debe considerarse secreto empresarial, englobando todo tipo de información sensible de carácter tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero.
• Se establecen cuáles son las conductas constitutivas de violación – incluyéndose los actos de explotación de las llamadas “mercancías infractoras” – y cuales suponen una obtención licita del secreto.
• Se empodera al empresario afectado por la violación para que pueda interponer un conjunto de acciones en defensa de sus derechos, y exigir la correspondiente indemnización.
• Se habilita un marco normativo para el empresario pueda acudir a un procedimiento de diligencias preliminares o solicitar una tutela cautelar.
• Se añaden normas dirigidas a salvaguardar la protección de la información confidencial que se desvele necesariamente dentro del proceso judicial.